[남정모칼럼]벤처기업 경영 전략 5 - 해외출원 (2)
[남정모칼럼]벤처기업 경영 전략 5 - 해외출원 (2)
  • 남정모 전문기자
  • 승인 2019.08.30 12:10
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PCT 국제출원을 이용할 경우 합리적인 의사결정 가능... 특허의 중요도, 진출 예정 국가 등을 종합적으로 고려하여 해외 출원 방법 결정 필요

산업재산권 제도에 관한 국제 조약의 "우선권 제도" 에 의하면, 회원국에 출원(선출원)한 자가 동일한 발명을 1년(상표, 디자인의 경우 6개월) 이내에 타 회원국에 "우선권 주장" 을 하면서 출원(후출원)하는 경우, 후출원의 특허요건을 판단함에 있어서, 선출원의 출원일에 출원된 것으로 취급한다. 이와 같은 우선권 제도에 의해서, 외국에 출원하는 경우, 거리, 언어, 절차상의 제약으로부터 발생할 수 있는 출원인의 불이익을 해소할 수 있다.

그런데, 특허 출원 스케줄을 고려하면, 1년이란 기간은 상당히 짧은 기간이다. 대한민국 특허 출원에 대한 대한민국 특허청의 심사 기간만 해도 통상 1년 ~ 1년 반 내외의 기간이 소요된다. 즉, 대한민국 출원인이 해외 출원을 할 때, 대한민국 내에서의 특허 등록 가능성(예컨대, 선행 기술의 유무)을 미리 알아 보기도 전에 해외 출원 여부를 결정해야 하는 것이다. 해외 출원 비용은 상당히 고액인 점을 감안하면, 특허 등록 가능성을 어느 정도 가늠해 보기도 전에 해외 출원을 결정해야 한다는 것은, 출원인에게 큰 부담으로 작용한다.

이러한 문제점을 극복할 수 있는 방법이 바로 PCT 국제출원이다. 대한민국 출원일로부터 1년 내에 PCT 국제출원을 하면, 대한민국 출원일로부터 30개월(일부 국가의 경우 31개월)까지 우선권 주장의 이익을 향유하며 해외 출원을 할 수 있다. 예컨대, "김박사" 란 사람이 대한민국에 2018년 1월 1일에 발명 "휴대폰"을 특허 출원하고, 2019년 1월 1일 이내에 동일한 발명인 "휴대폰" 에 관한 PCT 국제출원을 하면, "김박사" 는 2018년 1월 1일부터 30개월인 2020년 7월 1일까지 미국, 일본 등에 출원하며 우선권 주장을 할 수 있다. 즉, “김박사” 가 2020년 6월 30일에 “휴대폰” 을 미국에 특허 출원 하더라도, 해당 미국 출원에 관한 미국 특허청의 특허 요건의 판단 기준 시점은 대한민국 출원일인 2018년 1월 1일이 된다.

리앤목 특허법인
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결과적으로, PCT 국제출원을 이용하면, 우선권 주장을 수반하며 해외 출원을 할 수 있는 기간이 1년에서 30개월로 연장되는 이점을 누리게 된다. 이 기간 내에는 통상 대한민국 특허청으로부터 대한민국 출원에 관한 심사 의견을 받을 수 있으므로, 대한민국 출원의 심사 내용을 참조하여 해외 출원 여부를 결정할 수 있다. 또한, PCT 국제출원을 하면, 국제조사기관이 선행기술조사를 수행하여, 특허성에 대한 견해서를 출원인에게 제공하므로, 이러한 견해서를 참조할 수도 있다.

종종, PCT 국제출원은 전 세계에 특허 출원하는 것이라고 오해하기도 한다. 그러나, PCT 국제출원은 엄밀한 의미에서 실질적인 해외 출원이라고 할 수 없다. PCT 국제출원은, 특정 국가에 특허 출원을 하는 것이 아니라, 우선권의 이익을 향유하며 해외 출원을 가능하게 하는 기간을 30 개월로 연장하는 효과를 가질 뿐이다. 따라서, PCT 국제출원을 한 후, 실제로 권리를 갖고자 하는 국가를 지정하여 해당 국가의 특허청에 출원서를 제출하는 "국내 진입" 절차가 필요하다. 통상, PCT 국제출원과 그에 수반되는 절차를 "국제 단계" 라고 하며, 개별 국가를 지정하여 지정된 국가에 진입하는 절차를 "국내 단계" 라고 한다. 즉, PCT 국제출원에 의해 해외 출원을 할 경우, "국제 단계"와 "국내 단계"의 2단의 절차를 밟게 된다.

정리하면, 대한민국 특허 출원을 기초로 하여 해외 출원을 하는 방법은 2 가지라고 할 수 있다. 1) 대한민국 특허 출원일로부터 1년 내에 해외 국가에 특허 출원하는 방법과, 2) 대한민국 특허 출원일로부터 1년 이내에 PCT 국제출원을 한 후, 대한민국 특허 출원일로부터 30개월 이내에 특정 해외 국가를 지정하여 진입하는 방법이다.

이상 2 가지 해외 출원 방법 중 어느 것을 선택할지 여부에 대해서는 출원인의 전략적 검토가 필요하다. 앞서 밝혔듯이, 해외 출원에는 상당한 비용이 발생한다. 그러나, PCT 국제출원 자체도 약 300~500 만원 내외의 비용이 소요된다. 즉, PCT 국제출원을 할 경우, 국제 단계와 국내 단계에서 각각 비용이 발생하므로, 비용 면에서는 PCT 국제출원을 이용하는 것이 불리할 수 있다. 그러나, PCT 국제출원을 이용하면 장기간에 걸쳐서 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있으므로, 진입 가능 국가를 확보하며 무의미한 비용 지출을 방지할 수 있게 된다.

예컨대, 각 국가의 시장성 및 특허의 등록 가능성을 충분히 검토한 후 해외 출원 국가를 결정하고자 한다면, 대한민국 출원일로부터 1년 이내에 PCT 국제출원을 진행하고, 대한민국 출원일로부터 30 개월이 경과하기 전에 해외 개별 국가에 진입하는 것이 바람직하다. 이 경우, 30 개월에 걸쳐서 시장 조사와 등록 가능성 검토가 이루어질 수 있으므로, 해외 진출 여부를 합리적으로 결정할 수 있게 된다. 만일, 대한민국 특허청의 심사 결과 및 국제조사기관의 견해가 부정적일 경우, 해외 개별 국가 진입을 포기할 수 있다. 비록 PCT 국제출원 비용은 지출되었으나, 개별국가에 대한 출원을 포기 함으로서, 무모한 해외출원에 의한 더 큰 비용 발생을 방지할 수 있게 된다.

그러나, 진출 국가를 조기에 확정하였다면, 대한민국 출원일로부터 1 년이 경과하기 전에 조속하게 해당 국가를 지정하여 해외 출원을 진행하는 것이 좋다. 이 경우, PCT 국제출원 비용이 발생하지 않으므로, 비용 면에서 유리하게 된다. 또한, 조속한 해외 특허 출원을 통해, 해당 국가에서의 심사 결과를 보다 빠르게 받을 수 있는 장점도 있다.

따라서, 해외 출원을 하고자 하는 자는, 특허의 중요도, 진출 예정 국가, 사업 기간, 사업 의지 등을 종합적으로 고려하여, 해외 출원 여부 및 방법을 선택해야 한다.



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