제품 수출을 위해서 해외 바이어와 미팅을 가질 때, 바이어가 반드시 물어보는 질문 중 하나가 "수출 예정 국가에서 독점권(특허권, 디자인권, 상표권 등)을 갖고 있는가?" 라고 한다. 여기서 중요한 건 '수출 예정 국가' 이다. 특허권자는 특허 받은 발명에 대한 독점권을 갖는다. 그런데 그 독점권은 외국에서도 유효할까? 예컨대, 대한민국의 특허권을 근거로 미국 내에서도 특허권을 주장할 수 있을까? 답은 '그렇지 않다.' 이다.
특허권, 상표권, 디자인권 등 산업재산권 제도에 관한 국제 조약에서는 특허 독립(속지주의)의 원칙을 선언하고 있다. 특허 독립의 원칙이란, 각 국가의 특허제도는 서로 독립적이라는 것으로서, 특허 신청, 심사, 권리 효력 등 모든 면에서 각 국가의 특허 제도는 다른 나라의 특허 제도에 종속되지 않는다는 것을 의미한다.
특허 독립의 원칙에 의하여, 대한민국에서 획득한 특허권의 지역적 효력 범위는 대한민국 내로 한정된다. 따라서, 미국과 같은 해외 국가 내에서 그 특허 발명과 동일한 발명을 생산하거나 사용하는 자에 대해서는 대한민국 특허권을 주장할 수 없다. 미국 내에서 특허권을 행사하기 위해서는 미국 특허권을 획득해야 한다. 이것은 일본도 마찬가지이다. 일본 내에서 특허권을 행사하기 위해서는 일본 특허권을 획득해야 한다. 결국, 외국에서 특허권을 행사하기 위해서는, 해당 국가에 특허 출원을 하는 "해외 출원"이 필요하게 된다.
대한민국에서의 특허 출원(국내 출원) 절차는, 발명 내용에 관한 상세한 설명과 청구 범위, 및 도면 등을 기재한 명세서를 대한민국 특허청에 제출함으로서 개시된다. 해외 출원도 대한민국 특허 출원과 대동소이하다. 즉, 발명 내용에 관한 상세한 설명과 청구 범위, 및 도면 등을 기재한 명세서를 해당 국가의 특허청에 제출함으로서 해외 출원 절차가 개시된다. 다만, 제출되는 명세서의 언어와 제출 관청 면에서 차이가 있다. 즉, 대한민국에 특허 출원할 때에는 국어로 작성된 명세서를 대한민국 특허청에 제출하듯이, 해외 출원의 경우에는 출원을 하는 국가에서 허용하는 언어로 작성된 명세서를 외국 특허청에 제출해야 한다. 결국, 대한민국 국민이 해외 출원을 할 때에는, 국어 명세서를 작성한 후, 이를 외국어로 번역한 번역문을 작성하는 2 단의 절차를 거치는 것이 보통이다.
해외 출원에서 발생하는 이러한 문제의 해결책이 "우선권 주장" 이다. 앞서 언급한 산업재산권 제도에 관한 국제 조약에서는, "우선권 제도" 를 또 하나의 원칙으로 선언하고 있다. 우선권 제도란, 회원국에 출원(선출원)한 자가 선출원 발명과 동일한 발명을 1년(상표, 디자인의 경우 6개월) 이내에 타 회원국에 "우선권 주장" 을 하면서 출원(후출원)하는 경우, 후출원의 특허요건을 판단함에 있어서, 선출원의 출원일에 출원된 것으로 취급한다는 것이다.
예컨대, "김박사" 란 사람이 대한민국에 2019년 1월 1일에 발명 "휴대폰"을 특허 출원하고, 미국에 2019년 5월 1일에 동일한 발명인 "휴대폰" 을 특허 출원하며 우선권 주장을 했다고 가정하자. 이때, "김박사"의 "휴대폰" 에 관한 미국 내 특허 출원일은 비록 2019년 5월 1일이지만, 특허 요건에 관한 미국 특허청의 판단 기준일은 대한민국 출원일인 2019년 1월 1일이 된다. 예컨대, "이박사" 라는 사람이 미국 출원일 전인 2019년 3월 1일에 동일한 발명인 "휴대폰"을 공개하였다고 하더라도, 특허 요건의 판단 기준일은 2019년 1월 1일이므로, "김박사"의 미국 특허 출원은 "이박사" 의 공개에 영향을 받지 않는다.
이와 같은 우선권 제도에 의해서, 외국에 출원하는 경우, 거리, 언어, 절차상의 제약으로부터 발생할 수 있는 출원인의 불이익을 해소할 수 있다. 따라서, 해외 출원에서는 명세서를 정확하게 번역하는 것 못지 않게 "기간" 이 중요한 요소가 된다. 최초 출원일(통상 대한민국 출원이 최초 출원이 된다.)로부터 1년 내에 해외 출원을 해야 우선권 주장이 가능하므로, 해외 출원을 진행하고자 하는 자는 반드시 최초 출원일로부터 1년 이내에 해외 출원을 완료해야 한다. 물론, 최초 출원일로부터 1 년이 경과한 후에도 해외 출원 자체는 가능하나, 우선권 주장을 할 수 없게 되어 해외 출원일 전의 공개 행위 등에 영향을 받을 수 있다. 따라서, 해외 출원 계획을 갖는 기업은, 우선권 주장 가능 기간(최초 출원일로부터 1년), 및 명세서 번역 기간(약 1~2 개월)을 유념해야 한다.
