[남정모칼럼]벤처기업 경영 전략 3 - 잠자는 특허의 활용, 특허신탁
[남정모칼럼]벤처기업 경영 전략 3 - 잠자는 특허의 활용, 특허신탁
  • 남정모 전문기자
  • 승인 2019.07.01 10:00
  • 댓글 0
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전문기관이 특허관리, 기술거래 및 라이센싱 대행... '미활용 특허' 를 이용한 수익 창출 방안으로 적합

특허를 활용하여 사업화에 성공하기 위해서는 많은 시간, 노력, 자금이 필요하다. 특히, 상대적으로 사업화 역량이 부족한 벤처기업의 경우에는 이러한 시간, 자금 등이 큰 부담으로 작용한다. 물론, 기술을 개발한 벤처기업이 스스로 사업화를 하지 않고, 타인에게 특허권을 양도하거나 또는 사용권을 부여하는 방안도 고려할 수 있다. 그러나, 특허권을 거래할 상대방을 찾기 쉽지 않고, 특허권의 매매 가격 또는 사용료를 산정하기도 어려운 문제가 있다. 또한, 기술 거래 과정에서 기술 유출이 발생할 수도 있다.

이에 따라서, 많은 노력을 기울여 획득한 특허를 전혀 활용하지 못하는 경우도 발생한다. 이러한 ‘미활용 특허’가 발생하면, 기업은 기술 개발과 특허권 획득을 위해 투자한 비용을 회수하지 못하게 된다. 뿐만 아니라, 등록된 특허권의 유지 관리를 위해 납부하는 연차료와 각종 관리비용도 무의미하게 될 수 있다.

이러한 미활용 특허를 갖는 벤처기업이 고려할 수 있는 것이 특허신탁이다. 특허신탁이란, 특허권자가 자신의 특허를 신탁관리기관에 위탁하면, 위탁된 특허의 관리, 이전, 라이센싱 등을 신탁관리기관이 대행해 주는 것을 말한다.

리앤목 특허법인
리앤목 특허법인

통상 신탁이란, 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산을 이전하거나 처분 등을 하고, 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 등을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 의미한다. 예컨대, 위탁자(고객)가 부동산, 금전 등의 재산권을 수탁자(신탁회사)에게 이전, 처분하면 수탁자는 이를 운용하여 수수료를 제외한 수익을 수익자(또는 위탁자)에게 지급하는 형태가 대표적이다.

신탁은 통상 부동산, 금전, 등의 자산을 관리하는 방법으로 활용되었는데, 특허신탁은 특허권 등의 지식재산권을 신탁 재산으로 한 것이라고 할 수 있다. 즉, 특허신탁에 의하면, 특허를 신탁하는 출연연, 대학, 중소기업 등이 위탁자가 되며, 특허를 위탁받은 특허신탁관리기관이 수탁자가 된다.

특허신탁계약이 체결되면 위탁자가 갖는 특허의 소유권이 수탁자에게 이전된다. 따라서, 대외적으로 보면 특허권의 소유권이 수탁자에게 있는 것으로 표시된다. 그러나, 위탁자와 수탁자 사이의 관계는 신탁계약 내용에 따르게 된다. 즉, 신탁계약 내용에 따라서 수탁자가 연차료 관리, 특허권 보호관리, 양도 및 라이센싱 등을 수행하게 된다. 또한, 수탁자는 신탁된 특허에 대해서 외부 법률전문가, 기술거래 전문가 등을 활용하여 제3 자인 기업에게 신탁 특허를 양도하거나 기술 라이센싱을 하고, 수수료를 제한 수익을 위탁자에게 제공한다. 따라서, 이러한 특허신탁을 이용하면, 기업은 특허의 관리부담 경감, 원활한 사업화, 기술유출 방지 등의 긍정적인 효과를 누리며, 수익 창출을 기대할 수 있게 된다.

예컨대, 특허신탁과 관련된 특허신탁관리기관으로서, 기술보증기금이 있다. 기술보증기금에 특허를 신탁하면, 특허권자는 기술보호(신탁된 특허의 분쟁 발생 시 기술보증기금이 당사자로서 소송 수행), 관리부담 절감(특허권 연차료 납부 기일관리 대행 등), 비용절감(특허권 유지를 위한 연차료를 소정범위 내에서 지원), 기술이전(신탁기술 대상으로 기술보증기금에서 중개서비스 지원) 등의 각종 혜택을 향유할 수 있다. 또한, 특허의 소유권이 기술보증기금에 이전되더라도 기술보증기금의 기술평가제도(벤처기업확인, 이노비즈기업 선정 등)를 이용 시, 신탁특허를 모두 보유특허로 인정받을 수 있으므로 유리하다.

따라서, 소위 ‘잠자는 특허’를 보유하고 있는 벤처기업의 경우, 이와 같은 특허신탁의 활용을 적극적으로 강구해 봄이 바람직하다. 앞서 설명한 바와 같이, 특허신탁을 이용하면 특허의 관리, 및 사업화에 관한 부담을 덜 수 있다. 다만, 특허신탁 대상 요건으로서, 실시권 등이 설정되지 않은 미활용 특허일 것 등의 각종 요건을 충족해야 하므로, 특허신탁을 고려하는 벤처기업은 자신의 특허권이 특허신탁의 요건을 충족하는지, 및 향후 스스로 사업화를 계획하는지 여부 등을 세밀히 검토해 보아야 한다.




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